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专利审批时说过的话会不会反过来限制自己

发布于 2026-10-14 · 褚芸律师 · 上海君澜律师事务所

被诉侵权后,先把对方的专利审查档案调出来再说。禁止反悔原则是被控侵权人最常用、也最容易被自己说漏的抗辩工具:专利权人在审批过程中为了拿授权,缩小过范围、强调过区别,这些内容在侵权诉讼中会被拿来反向约束他,但这个约束有严格的成立条件。

一、实务场景还原

一家公司收到起诉状,被指控其生产线侵犯某件发明专利。技术部门看完权利要求,发现自家产品和对方写的技术方案差别不算大,初步判断“大概率等同落入”。法务把官网上的审查档案调出来一看:当年审查员以缺乏创造性驳回过部分权利要求,申请人随后修改了权利要求书,并在意见陈述书里写明“本发明的关键在于采用某某结构,而非某某写法”。

争议点就此转了方向。这份档案能不能用,取决于那次修改和那句话能否限制保护范围,以及限制到什么程度。

二、核心法律争议焦点梳理

1. 什么样的陈述才算“放弃”

禁止反悔的成立前提是:权利人在授权或者无效宣告程序中,通过修改或者意见陈述,明确放弃了某个技术方案。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条写得很清楚——专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中,通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案,在侵权纠纷中又纳入保护范围的,人民法院不予支持。

换句话说,必须是“放弃”过的东西,才谈得上反悔。为了说明本发明背景技术而顺带提到的对比文件,通常够不上这个标准。

2. 它挡的是“失而复得”,不是所有扩张

它挡的是“丢了又捡回来”的动作。保护范围先由权利要求确定,《中华人民共和国专利法》第六十四条规定,发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第三条进一步允许运用专利审查档案解释权利要求。

禁止反悔在此处发力的逻辑是:既然审批时为了让权利要求区别于现有技术而解释了某技术特征,就不能在侵权比对时主张该特征可有可无。

3. 它和捐献原则不是一回事

两者常被混用,但入口不同。捐献原则处理的是“说过了却没写进权利要求”:《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条规定,仅在说明书或者附图中描述而未记载在权利要求中的技术方案,被纳入保护范围的,人民法院不予支持。

禁止反悔处理的是“写进去又改掉或明确否掉”。一个是压根没要,一个是要过又放手。抗辩时应按事实分别主张,混着说容易把两条都不成立。

4. 分案、同族、境外档案能不能拿来用

很多人以为能用的只有涉案这一件专利的档案,视野偏窄。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第六条规定,人民法院可以运用与涉案专利存在分案申请关系的其他专利及其审查档案解释涉案专利的权利要求。母案、兄弟分案、国外同族的答复意见,在解释技术特征时都可以借力。

另一个入口是《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定(一)》第三条:法院在确权行政案件中界定权利要求用语时,可以参考已被侵权民事生效裁判采纳的权利人陈述,反过来印证陈述的分量。

三、实务裁判口径与解析

主张适用的一方要把档案摆到法庭上:审查意见通知书、答复全文、修改替换页,再加上技术特征与技术效果的对应关系说明。仅拿出一句“本发明不保护某某方案”的断语,说服力有限。

更具操作性的做法是制作三列对照表:一列写专利权人当时的陈述或修改;一列写因此被放弃的技术方案;一列写本案被诉产品的对应技术特征。法庭看的是这三者能否严丝合缝地对起来。

另外一个常被忽略的基础事实:《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条要求审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。禁止反悔是辅助防线,全面覆盖原则才是那道主防线,顺序不要颠倒。

四、被控侵权人实操清单

收到起诉状之后,按六步推进:

1. 先锁权利要求:起诉状应载明权利人据以起诉的权利要求项,记载不明的应要求其明确并留痕,防止对方中途换马车。

2. 调取全套档案:原始申请文本、审查意见、答复意见、修改替换页、无效程序中的陈述与决定,缺一不可。

3. 做修改对照:用修订模式逐特征比对授权文本与原始文本,标出每一个被加入的限定词。

4. 找出“区别也因此而生”的表述:重点摘录申请人自述本发明与对比文件区别、强调某特征不可省略的段落。

5. 判断放弃是否明确:限定是“明确且特定”的,才构成反悔;概括性、附条件的说法往往不够。

6. 同步准备替代方案:现有技术抗辩(《解释》第十四条)、不构成等同、先用权、合法来源,不要把所有赌注压在一条抗辩上。

五、律师提示

有三处不宜自行处理。一是答复代写,答复意见一旦成文,等于主动替对方制造了一件证据,措辞须由律师与技术人员共同把关。二是境外同族档案的使用,英美法系国家的审查意见能否约束国内权利要求,须逐案判断。三是禁止反悔与等同原则的边界,一旦主张方式过于激烈,反而可能抬高自己的赔偿风险。

档案里没说过的,抗辩就没有支点。此时与其硬争,不如把资源投向现有技术检索和产品改款。

六、结语

一句话概括:审批时说过的话会变成证据,前提是它足够明确;被控侵权人的工作,就是把这些话说清楚、摆整齐。

延伸问答

Q1:对方没改过权利要求,只写过答复意见,还能主张吗?

A:可以。《解释》第六条列举的形式包括修改和意见陈述,未作修改的,陈述本身也可能构成放弃。

Q2:无效程序中的陈述,与审批阶段的陈述分量一样吗?

A:法律上一并适用。《解释》第六条覆盖专利授权和无效宣告两个程序,无效阶段的口头审理笔录与书面意见同样属于可用档案。

Q3:把禁止反悔说成“权利人不能扩大解释”对吗?

A:不准确。它只在权利人试图把已放弃的技术方案重新纳入保护范围时发生作用,不能拿去否定一切解释主张。

免责声明:本文为普法知识分享,仅供参考,不构成任何法律意见。具体法律问题请结合案件实际情况,咨询专业律师。

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