专利因“没有创造性”被驳回怎么办｜创造性三步法与答复思路

一项技术方案被认定“没有创造性”，究竟是说它不够新，还是说它不够难？这两件事在法律上不是一回事，答复路径完全不同，却经常被混为一谈。

新颖性问的是“有没有”，创造性问的是“够不够”。一份驳回决定如果只罗列对比文件和特征对应关系，却没说清“所属技术领域的技术人员”为什么会想到把两份文件拼在一起，那么它真正薄弱的环节在第三步，不在特征比对本身。

一、实务场景还原

一家做电池热管理材料的企业，一件发明专利在第一次审查意见通知书后被驳回。审查员认为，对比文件 1 公开了基体材料，对比文件 2 公开了导热填料的表面改性，两者结合得到本申请方案显而易见。

研发负责人的第一反应是：我们做了两年实验才调出这个配比，怎么就显而易见了。这个反驳在答复中不能直接用，创造性判断不以研发投入多少为标准。真正有用的是另外两件事：区别特征到底有哪些，这些特征带来了什么说明书里已记载的技术效果。

二、核心法律争议焦点梳理

争议一：三步法的起点怎么定，最接近的现有技术由谁说了算

《中华人民共和国专利法》第二十二条第三款规定，创造性是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步；该条第五款将现有技术界定为申请日以前在国内外为公众所知的技术。

三步法的第一步是确定最接近的现有技术。审查员的选择并非不可争辩，若所选对比文件与本申请的技术领域、技术问题或技术效果差距明显，可以在答复中提出更合适的起点。

争议二：区别特征的划分会不会影响结论

区别特征的划分方式直接决定第二步和第三步的走向。把两个协同作用的特征拆开分别评价，容易得出“各自都被公开”的结论；若二者存在功能上的相互作用，这种拆分本身就可以被质疑。

争议三：技术启示从哪来，能否用公知常识补足

第三步判断的是所属技术领域的技术人员有无动机改进最接近的现有技术。对比文件未给出结合启示、仅以“属于公知常识”带过的，答复时可以要求其说明依据或提供证据。

三、实务裁判口径与合规要点解析

行政诉讼阶段的审查重点与审查程序基本一致，但法院对“实际解决的技术问题”有独立判断权。《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》第十三条规定，说明书及附图未明确记载区别技术特征所能达到的技术效果的，人民法院可以结合公知常识，根据区别技术特征与其他技术特征的关系及其在技术方案中的作用，认定该权利要求实际解决的技术问题。

该条第二款进一步明确：被诉决定对技术问题未认定或者认定错误的，不影响人民法院对创造性依法作出认定。

诚实信用原则已进入授权确权审查。前述规定第五条规定，当事人有证据证明专利申请人、专利权人违反诚实信用原则，虚构、编造说明书及附图中的具体实施方式、技术效果以及数据、图表等有关技术内容的，人民法院应予支持。这也提醒申请人：实验数据必须是真实的原始记录。补充实验数据在特定条件下可被审查，前述规定第十条、第十一条分别对药品专利申请人申请日以后提交补充实验数据的审查、以及数据真实性的举证责任作了规定；但可审查不等于必然采纳，关键在申请日时是否已将技术效果记载在原始说明书中。

答复期限与后续救济要算清楚。《中华人民共和国专利法》第三十七条规定，实质审查后认为不符合本法规定的，应当通知申请人在指定的期限内陈述意见或者对申请进行修改，无正当理由逾期不答复的该申请即被视为撤回；第四十一条规定，对驳回申请的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内请求复审。

四、企业实操防控方案

一、收到审查意见当日内完成拆解。逐条列出审查员认定的区别特征、对比文件出处、技术问题的表述，把事实争点和法律争点分开。

二、重新核对区别特征清单。检查是否有特征被遗漏、被拆分、被以“惯用手段”名义忽略，这是最常见也最容易被纠正的部分。

三、回到说明书找技术效果。优先使用原始说明书已记载、且有实施例数据支撑的效果描述。

四、论证技术启示不存在。说明最接近的现有技术为何没有改进动机、对比文件结合为何存在技术障碍、本领域技术人员为何不会做此选择。

五、必要时修改权利要求，但守住边界。《中华人民共和国专利法》第三十三条规定，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。任何修改都要回到原始申请文件逐字比对，宁可缩小保护范围，也不能引入新内容。修改时机与方式的具体要求，另见《专利审查指南》。

六、考虑授权后的诉讼影响。修改和意见陈述都会进入审查档案。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条规定，专利申请人、专利权人在授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，在侵权纠纷中又将其纳入保护范围的，人民法院不予支持。答复时写的每一句限缩性陈述，都会在之后的侵权诉讼里被对方拿出来用。

五、律师提示

答复创造性驳回，最忌讳情绪化表述。“我们投入了多少研发”“产品市场反应很好”这类内容在授权确权程序中没有法律意义。

建议在以下情形委托律师与专利代理师协同处理：区别特征涉及复杂技术方案，需要重新划分；驳回理由依赖公知常识认定；拟修改权利要求，需要评估超范围风险与后续诉讼影响；同一技术方案已有或拟有侵权纠纷。

专利文件的价值最终体现在权利要求上。《中华人民共和国专利法》第六十四条规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。

六、结语

创造性答复是一场围绕“技术启示”的论证，不是一场关于“难度”的申辩。把区别特征划准，把技术效果说清，把结合动机驳倒，比强调研发艰辛更有说服力。而答复时写下的每一句话，都要按将来会被对方当庭引用的标准来写。

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